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Décision marquante pour les propriétaires de marque — La Cour suprême du Canada facilite la protection de votre marque de commerce!

Date

27 mai 2011

AUTEUR(s)

Brian D. Edmonds
Daniel G.C. Glover
Beth Macdonald


Le 26 mai 2011, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans la cause Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27. La Cour a renversé les décisions rendues précédemment par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, et a peint un portrait plus favorable aux personnes qui cherchent à protéger les droits liés aux marques de commerce au Canada.

Masterpiece a commencé à employer la marque de commerce « MASTERPIECE THE ART OF LIVING » en Alberta en 2001. Elle utilisait cette marque relativement à des résidences pour personnes âgées. Le 1er décembre 2005, Alavida a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce « MASTERPIECE LIVING » à des fins d'utilisation essentiellement dans le domaine des résidences pour personnes âgées. Dans sa demande, Alavida indiquait qu'elle projetait commencer à utiliser la marque au Canada dans l'avenir, ce qu'elle a finalement fait en 2006, en Ontario.

Masterpiece ne s'est pas opposée au dépôt de la demande d'enregistrement d'Alavida et, par conséquent, la demande de cette dernière a été accordée. Lorsque Masterpiece a appris l'enregistrement de la marque de commerce d'Alavida, elle a intenté une poursuite en Cour fédérale visant à faire annuler l’enregistrement. Masterpiece soutenait qu'Alavida n'avait pas le droit d'enregistrer sa marque de commerce, car elle pouvait créer de la confusion avec la marque de Masterpiece, qui était employée au Canada avant le 1er décembre 2005.

La cause démontre l'utilité de déposer, le plus tôt possible, une demande d'enregistrement de vos marques de commerce. Si Masterpiece avait demandé l'enregistrement de ses marques de commerce avant la date de dépôt de la demande d'Alavida, cette dernière n'aurait pas pu faire enregistrer sa marque.

La cause fait également ressortir l'importance de consulter le Journal des marques de commerce (Journal), une publication hebdomadaire de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). La demande d'enregistrement d'Alavida a été publiée dans le Journal pour permettre aux personnes intéressées de s’y opposer dans le cadre de démarches auprès de l'OPIC. Masterpiece a raté l'occasion de s'opposer à la demande d'enregistrement, la demande a été accordée et Masterpiece a dû engager des procédures judiciaires plus coûteuses pour faire annuler l'enregistrement de la marque.

La Cour suprême a commencé par examiner la pertinence du fait que Masterpiece n'utilisait sa marque de commerce qu'en Alberta, alors que l’utilisation par Alavida de sa marque, qui a commencé à l'employer en 2006, se limitait à l'Ontario. L'International Trademark Association est intervenue devant la Cour suprême pour affirmer que ces considérations n’étaient pas pertinentes. La Cour suprême a accueilli cet argument. Dissipant tout doute qui pouvait subsister aux termes des arrêts ci-dessous, la Cour suprême a affirmé que la Loi sur les marques de commerce du Canada pouvait conférer des droits exclusifs à l'emploi d'une marque dans tout le Canada, même si cette dernière n'est utilisée que dans une certaine région. La Cour a indiqué que le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion en vertu de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce se fonde sur l’hypothèse que les deux marques de commerce à l'étude sont employées « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Alavida ne devait pas être autorisée à obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qui lui aurait conféré le droit exclusif de l'utiliser partout au Canada si, dans les faits, cette marque créait de la confusion avec une marque déjà employée par une autre personne, ne serait-ce que dans une partie du Canada.

La Cour a également clarifié la marche à suivre pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée. La Cour a abordé des questions telles que l'importance de « l’emploi » d’une marque de commerce au Canada, la nécessité d'étudier séparément chaque marque de commerce (plutôt que d'effectuer une analyse globale des marques), ainsi que le besoin d'examiner non seulement l'emploi réel d’une marque proposée, mais aussi toute la portée potentielle de l’emploi qui peut être fait de cette marque. Sans surprise, la Cour a confirmé le critère relatif à la confusion, qui avait été reformulé dans l'arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; à savoir la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce antérieures, ainsi que la probabilité de confusion que crée cette situation.

Cet arrêt donne espoir aux propriétaires de marques de biens et de services de luxe. La Cour suprême a statué que même si un consommateur à la recherche de biens ou de services de luxe est susceptible de porter un peu plus attention aux marques de commerce associées aux biens ou aux services qu’il examine, le critère applicable à la confusion, tel qu’il se rapporte aux biens et services de luxe, reste essentiellement le même que pour tous les autres biens et services, soit la première impression du consommateur lorsqu'il voit la marque en question. Ainsi, bien que la confusion à l'égard de la source des biens ou des services puisse se dissiper après une mûre réflexion du consommateur au terme de recherches approfondies, cela ne devrait pas avoir pour effet de priver le consommateur du bénéfice de la protection du régime des marques de commerce, qui consiste à offrir un raccourci pour obtenir les biens et services qu’il désire. Dans un commentaire très pertinent sur le débat actuel entourant la question de savoir si l'achat d’une marque de commerce d'un concurrent à titre de mot-clé à des fins de publicité par le biais de moteurs de recherche sur Internet constitue ou non une violation de la marque de commerce, la Cour a statué que le fait de détourner le consommateur de la marque recherchée à la base est une tactique qui diminue la valeur de l’achalandage rattaché à la marque de commerce et à l’entreprise à laquelle le consommateur croyait initialement avoir affaire en voyant la marque de commerce. La Cour a poursuivi en affirmant que la technique visant à induire ainsi le consommateur en erreur est l’un des maux que la législation sur les marques de commerce vise à enrayer. Il sera très intéressant de voir comment ces commentaires seront appliqués dans la jurisprudence canadienne naissante en matière de publicité par mots-clés.

La décision a aussi une incidence considérable sur les poursuites visant à protéger les marques de commerce. La Cour semble vouloir décourager les batailles coûteuses où l'on a recours à une armée d'experts en sondages et en linguistique. En particulier, la Cour a accueilli favorablement un développement du droit anglais, qui dit que lorsque des biens sont vendus aux membres du grand public pour usage courant, la question de savoir s’il y aurait probabilité de confusion chez ces acheteurs est une question qu'un juge peut trancher sans l'aide de témoins experts. En effet, dans certains cas, on peut faire abstraction des témoignages d'experts, car ils ne sont pas nécessaires à la disposition des affaires ou ils ne sont pas pertinents. Enfin, la Cour suprême suggère que les représentants des tribunaux responsables de la gestion de l'instance examinent soigneusement la nécessité de telles preuves et, s'il y a lieu, évitent aux parties de consacrer des ressources à la collecte de preuves non pertinentes ou qui n'auront qu'une incidence négligeable.

Les plaideurs doivent donc maintenant se demander si le fait d'engager des dépenses importantes pour retenir les services d'experts en marques de commerce aura une incidence réelle sur l'obtention d'un jugement favorable dans ce domaine.

Si l'on examine la décision dans le contexte des décisions récentes de tribunaux inférieurs, la décision de la Cour suprême donne un élan à un vaste effort visant à simplifier les poursuites visant à protéger les marques de commerce et à les rendre plus accessibles et plus abordables. Vu sous cet angle, cet arrêt peut être lu conjointement avec la récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt BBM Canada c. Research in Motion Ltd., 2011 CAF 151, où cette Cour a clairement indiqué que, pour améliorer l'accès aux tribunaux, les poursuites en matière de protection des marques de commerce pouvaient être introduites par voie d'action ou au moyen d'une demande, à la grande surprise de bon nombre d'avocats qui croyaient que seule la première méthode — la plus coûteuse — était accessible aux parties. Ainsi, les procédures en matière de violation, d'imitation frauduleuse et de diminution de la valeur de l'achalandage peuvent être traitées au moyen de preuves par affidavit plutôt que par un processus plus long, qui nécessiterait des interrogatoires préalables et des témoignages devant la cour.

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