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Cession au domaine public : Un outil important pour les innovateurs

Date

9 juillet 2010

AUTEUR(s)

Steven Mason
Andrew J. Reddon
Steven Tanner


Le 22 juin 2010, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire Sandoz Canada Inc. c. Laboratoires Abbott, 2010 CAF 168. La juge Dawson de la Cour d’appel fédérale a conclu que le tribunal donnera effet à la cession d’un brevet au domaine public même si la cession survient au cours d’une instance. La décision de la juge Dawson met à la disposition des innovateurs un autre outil important lorsqu’il s’agit de donner suite à des allégations de double brevet à partir de génériques. Cet outil peut aussi se révéler utile dans le cas des difficultés liées à l’interprétation des revendications fondées sur la différenciation des revendications.

Lors du procès, la juge Heneghan s’est penchée sur une demande présentée par Laboratoires Abbott et Laboratoires Abbott Limitée (collectivement, « Abbott ») aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le « Règlement ») à l’égard de deux brevets, soit le brevet no 2,285,266 (le « brevet 266 ») et le brevet no 2,358,395 (le « brevet 395 »), le brevet 266 étant la demande originale et le brevet 395 constituant une demande complémentaire ultérieure. La demande comportait une deuxième demande complémentaire, soit celle visant le brevet no 2,325,541 (le « brevet 541 »), mais Abbott a cédé le brevet 541 au domaine public deux mois avant l’instruction de la demande.

Lors du procès, la juge Heneghan a accueilli la demande d’ordonnance d’interdiction faite par Abbott à l’égard du brevet 266. La juge Heneghan a rejeté la demande d’Abbott à l’égard du brevet 395 uniquement pour un motif de double brevet par rapport au brevet 541. La juge Heneghan a conclu que : [traduction] « si la cession était survenue avant la signification de l’avis d’allégation, Sandoz n’aurait pas eu de motif d’alléguer le double brevet à l’égard du brevet 395. » Toutefois, étant donné que le brevet 541 n’avait fait pas l’objet d’une cession à la date à laquelle Sandoz avait signifié son avis d’allégation, Abbott s’est trouvée dans l’impossibilité de tirer avantage de sa cession.

Sandoz a porté en appel la décision de la juge Heneghan à l’égard du brevet 266, alors que Abbott a formé un appel incident de la décision de la juge Heneghan à l’égard du brevet 395. La juge Dawson de la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de Sandoz et accueilli l’appel incident d’Abbott.

La juge Dawson a soutenu qu’il est correct d’évaluer le bien-fondé d’allégations que renferme un avis d’allégation à la date de l’audience, du moins lorsque l’évaluation à la date de l’audience contribuera à faire valoir l’objet du Règlement. Par conséquent, la juge Heneghan a erré en tenant compte du statut du brevet 541 à la date de l’avis d’allégation et en ne donnant pas effet à la cession. La Cour d’appel a accordé l’ordonnance d’interdiction que la Cour fédérale aurait dû accorder à l’égard du brevet 395.

Il y a lieu de souligner que le brevet 541 avait été délivré avant le brevet 395, mais que la cession le visant était valable pour protéger le brevet 395 ultérieur contre les allégations de double brevet. Il y a également lieu de noter la confirmation de la part de la Cour d’appel de l’efficacité d’une cession d’une partie du monopole et non de son ensemble. La Cour d’appel a précisé qu’après cession des revendications en faveur du public, les revendications n’ayant pas fait l’objet d’une cession doivent être interprétées [traduction] « sans tenir compte des revendications ayant fait l’objet d’une cession », ce qui laisse entrevoir une possibilité lorsqu’un fabricant de génériques fait valoir une interprétation défavorable fondée sur la différenciation des revendications.

Les innovateurs qui font face à des allégations de double brevet (et éventuellement à des questions de portée excessive ou d’interprétation) devraient maintenant se demander s’ils peuvent réfuter de telles allégations en cédant les revendications à l’égard d’un brevet en faveur du public. Contrairement à une renonciation, cette démarche peut être fructueuse même si la cession survient après l’introduction de l’instance et même si les conditions préalables prévues par la loi à l’égard d’une renonciation ne sont pas remplies.

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