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Recours en vertu d’une Loi sur les sociétés par actions afin de protéger une marque existante

Date

17 septembre 2009


La dénomination sociale d’une entité constitue habituellement un actif important de la société. Il s’agit d’une marque précieuse qui est souvent assujettie à la protection des marques de commerce.

Par le passé, certaines entités ont tenté de tirer avantage d’une marque existante en constituant une entité sous un nom semblable. Si le nom de l’entité existante a été enregistré et protégé de façon adéquate par les dispositions relatives à la protection des marques de commerce ou autrement, la pratique usuelle consiste à aviser la nouvelle entité du risque de confusion ou de contrefaçon et, si aucune solution satisfaisante n’est acceptée, l’entité existante peut intenter une procédure devant le tribunal approprié en vue d’obtenir une injonction ou une autre réparation.

L’entité existante peut également s’appuyer sur les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou d’une loi sur les sociétés par actions provinciale afin de traiter les questions de dénominations sociales comportant une description fausse et trompeuse et créant de la confusion. Dans certains cas, il suffit d’aviser l’agent des registres d’une nouvelle dénomination sociale créant de la confusion ou de la contrefaçon pour que celui-ci oblige la nouvelle entité à changer de dénomination sociale.1

Par exemple, la loi intitulée Alberta Business Corporations Act2 (« ABCA ») interdit les dénominations qui ressemblent à celles de personnes morales existantes et qui pourraient porter à confusion avec celles-ci ou être trompeuses. En vertu du paragraphe 13(2) de l’ABCA, l’agent des registres peut, de lui-même ou à la demande de toute personne se sentant « lésée » en raison de la confusion ou du caractère trompeur de la dénomination, demander à une société de changer sa dénomination.

La procédure commence par l’envoi d’une lettre à l’agent des registres, qui avise alors l’autre entité de la plainte, précise les dispositions pertinentes de l’ABCA et de ses règlements, et demande si une entente peut être conclue entre les deux entités. Si les parties ne peuvent arriver à une entente, l’agent des registres accordera un délai (habituellement de 45 jours) à l’autre entité pour qu’elle dépose une réponse et, après avoir obtenu cette réponse, accordera un autre délai pour la contre-réfutation. L’agent des registres examinera la question et prendra une décision en vertu de l’ABCA afin de déterminer s’il y a lieu d’effectuer un changement de dénomination. Il est possible d’en appeler de la décision de l’agent des registres devant la Cour du banc de la reine de l’Alberta.

L’article 15 du règlement pris en vertu de l’ABCA établit les pouvoirs de l’agent des registres lui permettant d’établir si une dénomination contrevient à l’ABCA de la façon suivante :

  1. le caractère distinctif de la dénomination ou de tout élément de celle-ci et la mesure dans laquelle le nom est reconnu;
  2. la durée pendant laquelle la dénomination a été utilisée;
  3. la nature des activités menées sous cette dénomination ou des activités associées à cette dénomination, y compris la possibilité de toute concurrence entre les entreprises utilisant cette dénomination;
  4. la nature des activités auxquelles une dénomination est associée, y compris la nature des biens ou des services ainsi que les moyens utilisés afin de les offrir ou de les distribuer;
  5. le degré de similitude entre la dénomination et une autre dénomination d’apparence semblable ou de sonorité semblable;
  6. la région géographique en Alberta dans laquelle la dénomination est susceptible d’être utilisée.

L’avis présenté à l’agent des registres devrait être détaillé et traiter de chacun des points précités. S’il y a lieu, des déclarations solennelles ou d’autres documents sous serment peuvent être utilisés afin d’appuyer la demande, notamment s’il s’agit des preuves réelles de confusion parmi le public. Si la dénomination sociale est protégée par une marque de commerce, il peut être utile de fournir un exemplaire de l’enregistrement de celle-ci.

Il existe des lois semblables dans d’autres provinces.3

Le fait de déposer une plainte auprès de l’agent des registres comporte certains avantages, notamment les suivants :

  1. Le processus est relativement avantageux du point de vue financier.
  2. Si la nouvelle entité n’a pas eu le temps d’établir sa présence sur le marché grâce à un site Web ou à un autre moyen de commercialisation, cette entité peut être davantage encline à répondre favorablement à un avis de la part de l’agent des registres et à accepter de changer sa dénomination sociale.
  3. Même si l’affaire est portée en appel devant la Cour, le fondement de la cause aura été établi.

Cette procédure comporte certains inconvénients, notamment les suivants :

  1. Il est impossible d’effectuer un contre-interrogatoire, de tester ou de contester toute preuve pouvant être présentée par la nouvelle entité (quoique toute personne a le droit de déposer une contre-preuve).
  2. Si la nouvelle entité est déjà bien établie sur le marché, il est fort probable que l’affaire fera l’objet d’un litige quoi qu’il en soit.
  3. Les incidents réels de confusion de la part du public semblent avoir une certaine importance auprès de l’agent des registres. S’il n’existe aucun incident réel de confusion, il peut être préférable de procéder autrement (p. ex., une action pour commercialisation trompeuse ou une action en contrefaçon).
  4. La procédure peut prendre beaucoup de temps, souvent jusqu’à quatre à six mois. Dans certains cas, une société voudra obtenir une réparation plus rapide (p. ex., une mesure injonctive lorsqu’il est important d’empêcher l’érosion de la marque).

L’utilisation des dispositions d’une loi sur les sociétés par actions afin d’effectuer un changement de dénomination sociale d’une nouvelle entité ne sera appropriée que lorsque cette nouvelle entité n’a pas encore véritablement établi de présence sur le marché ou vient tout juste de commencer à exercer ses activités. Si une nouvelle entité exerce déjà ses activités depuis un certain temps et qu’elle a une présence sur le marché, les avantages de cette procédure ne sont pas aussi intéressants, notamment s’il y a eu peu d’incidents de confusion réelle entre les deux dénominations sociales.

D’un point de vue pratique, les dirigeants et les administrateurs de sociétés devraient faire preuve de prudence afin de protéger leurs marques et effectuer régulièrement des recherches parmi les registres des sociétés afin de repérer toute nouvelle société pouvant être enregistrée sous une dénomination pouvant porter à confusion avec la marque existante ou être trompeuse pour celle-ci. Si cette recherche permet d’identifier de nouvelles entités dont la dénomination peut porter à confusion ou être trompeuse avant que celles-ci n’acquièrent une présence sur le marché, les dispositions des lois sur les sociétés par actions permettant aux agents des registres d’effectuer un changement de dénomination peuvent constituer un outil utile et relativement économique afin d’empêcher la contrefaçon.


1 Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9, para. 12(1) et Business Corporations Regulations, A/R118/2000.

2 Certains territoires ont modifié leurs lois sur les sociétés par actions afin d’ajouter des dispositions traitant de l’enregistrement opportuniste contre des dénominations sociales existantes. Par exemple, le Royaume-Uni a récemment modifié la loi intitulée Companies Act 2006 afin de tenir compte des litiges liés aux dénominations par l’intermédiaire du Company Names Tribunal, qui fait partie du Intellectual Property Office. Le Company Names Tribunal offre une approche plus officielle par rapport aux procédures prévues dans la LCSA et dans l’ABCA.

3 Voir, par exemple, la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), L.R.O. 1990 c. B16 art. 9, 12; Loi sur les noms commerciaux, L.R.O. 1990 c. B17; BCCA : SBC 2002 c. 57 art. 29, La Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, Art. 83.

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