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La Cour fédérale du Canada rejette la doctrine américaine de la fraude pour fausses déclarations importantes dans les déclarations d’emploi

Date

17 septembre 2009


Dans l’affaire Parfums de Coeur, Ltd. c. Asta1, la Cour fédérale du Canada a confirmé le traitement canadien des fausses déclarations d’emploi faites par inadvertance, se distanciant ainsi de la position prise par le United States Patent and Trademark Office (USPTO) qui définit la fraude comme « survenant lorsqu’un requérant ou un déposant de marque de commerce fait une fausse déclaration au USPTO concernant une question importante, entraînant l’émission, le maintien ou le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce, situation qui peut être sanctionnée par le refus de la demande intégrale ou l’annulation de l’enregistrement intégral » [traduction].

M. Asta a déposé une demande d’enregistrement basée sur un emploi projeté visant la marque de commerce BOD en liaison avec plusieurs marchandises relatives au soin des cheveux, au soin de la peau, aux cosmétiques et au soin du corps. Dans sa déclaration d’emploi, M. Asta a déclaré avoir commencé, par lui-même ou par l’entremise d’un porteur de licence, à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises inscrites dans la demande. L’enregistrement de la marque de commerce a eu lieu par la suite.

Parfums de Coeur, Ltd. (PDC), distributeur américain de bruines pour le corps portant la marque de commerce BOD Man, a communiqué avec M. Asta pour l’aviser de son intention d’entreprendre une procédure visant à faire annuler l’enregistrement BOD. Par conséquent, M. Asta a déposé une modification à son enregistrement afin de refléter son véritable emploi de la marque de commerce BOD, c.-à-d., uniquement en association avec du shampoing et du revitalisant. Malgré cette modification, PDC a demandé l’annulation de l’enregistrement modifié, enregistrement sur lequel se serait basé le Bureau des marques de commerce pour empêcher PDC d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce BOD Man en liaison avec des parfums pour hommes.

M. Asta a déclaré qu’il croyait que, dans la mesure où il avait utilisé la marque de commerce BOD en liaison avec l’une des marchandises énumérées dans la demande, il pouvait déposer une déclaration d’emploi couvrant toutes les marchandises. Le juge Phelan a conclu que, même si la déclaration d’emploi avait certainement été faite à tort, une telle erreur était le résultat d’une erreur de bonne foi ou de la négligence. Il a réitéré la règle précédemment établie2 selon laquelle l’invalidité d’un enregistrement peut résulter de deux types de fausses déclarations : i) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles; et ii) les fausses déclarations qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car, sans elles, les limites imposées par l’article 12 à l’enregistrement auraient été insurmontables.

Dans la mesure où la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce de PDC a été déposée à une date où l’enregistrement initial de la marque de commerce avait déjà été modifié pour refléter le véritable emploi par le déposant, et en présence de preuve d’emploi de la marque par M. Asta avec du shampoing et du revitalisant avant le dépôt de la déclaration d’emploi, la cour a conclu que cette fausse déclaration, bien qu’elle soit « clairement erronée », était une fausse déclaration non intentionnelle et n’était pas suffisante pour faire en sorte que la marque de commerce ne soit pas enregistrable en association avec du shampoing et du revitalisant.

Remarques de McCarthy Tétrault 

Que ce soit au moment de la préparation d’une demande de marque de commerce ou du dépôt d’une déclaration d’emploi, il peut s’avérer difficile d’exprimer toutes les nuances entre le sens profane de ce qui constitue l’« emploi » et son interprétation aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Même si la Cour fédérale n’a pas voulu rejeter le monopole accordé par un enregistrement de marque de commerce malgré une fausse déclaration importante dans le processus de marque de commerce, les faits précis de cette affaire rappellent en outre aux clients et à leurs agents de marque de commerce toute l’importance d’analyser attentivement tout le processus.


1 2009 CF 21.

2 General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc., [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.).

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