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Les acheteurs en aval protégés par la doctrine de l’épuisement face aux brevets de procédé

Date

8 août 2008

AUTEUR(s)

Sharon S. Ho
Alfred A. Macchione


Si vous êtes titulaire d’une licence de brevet, êtes-vous autorisé à vendre vos produits sans risquer d’exposer vos clients à des actions en contrefaçon ou poursuites pour redevances du titulaire de brevet? La décision récente de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. clarifie la situation d’un titulaire de licence de brevet en statuant que la doctrine de l’épuisement du droit de brevet s’applique aux brevets de procédé. D’après cette décision, si un contrat de licence autorise la vente de composantes qui « incorporent essentiellement » (substantially embody) un procédé breveté, le titulaire du brevet n’aura pas alors le droit de recouvrer d’autres redevances des acheteurs en aval.

LG avait concédé à Intel Corporation une licence visant trois brevets relatifs à des systèmes informatiques et puces d’ordinateur. Intel était autorisée, aux termes du contrat de licence, à fabriquer et vendre ses propres microprocesseurs et jeux de puces utilisant les brevets de LG. Le contrat permettait également à Intel de « fabriquer, utiliser, vendre (directement ou indirectement), offrir de vendre, importer ou autrement aliéner » ses propres produits employant les brevets de LG. Le contrat entre LG et Intel invalidait toute licence aux utilisateurs en aval s’ils devaient combiner les produits sous licence avec d’autres produits que ceux de LG ou d’Intel.

Intel et LG avaient conclu une entente distincte qui exigeait d’Intel qu’elle informe ses clients par écrit que la licence ne s’étendait pas à un produit fabriqué en combinant un produit d’Intel avec un autre produit que ceux d’Intel. La violation de cette entente ne mettait toutefois pas fin au contrat de licence.

L’entreprise Quanta a acheté des microprocesseurs et jeux de puces d’Intel pour ensuite fabriquer des ordinateurs utilisant des pièces d’Intel, sans modification, conjointement avec d’autres composants que ceux d’Intel d’une manière qui se trouvait à employer les brevets de LG. LG a poursuivi Quanta, alléguant que la combinaison des produits d’Intel avec d’autres mémoires et bus que ceux d’Intel constituait une contrefaçon de brevet.

La Cour suprême a statué en faveur de Quanta, en concluant que LG ne pouvait plus faire valoir ses droits de brevet contre Quanta. Dans le cadre de son analyse, la Cour suprême a examiné les questions suivantes :

  • La doctrine de l’épuisement des droits de brevet s’applique-t-elle aux revendications de procédé?
  • Qu’est-ce qui déclenche l’épuisement des droits de brevet?
  • Une vente autorisée s’était-elle produite?

La doctrine de l’épuisement des droits de brevet s’applique-t-elle aux revendications de procédé?

Selon la doctrine de l’épuisement des droits de brevet, la « vente autorisée initiale d’un objet breveté met fin à tous les droits de brevet relatifs à cet objet. » LG a fait valoir que la doctrine ne s’appliquait pas aux revendications de procédé, puisque les brevets de procédé sont liés à un procédé plutôt qu’à un objet concret, et qu’ils ne pouvaient donc jamais être épuisés à la suite d’une vente.

Bien que la Cour suprême ait accepté qu’un procédé breveté ne puisse être vendu de la même façon qu’un objet ou un appareil, les procédés pouvaient tout de même être « incorporés » à un produit et la vente de ce produit épuiserait les droits de brevet. Sinon, les titulaires de brevet seraient en mesure de contourner la doctrine simplement en insérant des revendications de procédés dans les brevets et exposer les acheteurs en aval à une responsabilité.

Qu’est-ce qui déclenche l’épuisement des droits de brevet?

La Cour a constaté que les microprocesseurs et jeux de puces d’Intel ne pouvaient fonctionner tant qu’ils n’étaient pas connectés aux bus et à la mémoire d’un système informatique. Étant donné que les composants n’avaient pas d’utilisation raisonnable sans qu’il y ait contrefaçon et qu’ils comprenaient tous les aspects inventifs des procédés brevetés, la Cour a conclu que les composants d’Intel « incorporaient essentiellement » les brevets de LG. Elle a donc décidé que la doctrine de l’épuisement était déclenchée par la vente des composants d’Intel.

Une vente autorisée s’était-elle produite?

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de savoir si la vente d’Intel à Quanta épuisait les droits de brevet de LG. LG a fait valoir que le contrat de licence n’autorisait pas la vente à Quanta. La Cour a cependant conclu que le contrat ne limitait pas le droit d’Intel de vendre ses microprocesseurs et jeux de puces à des acheteurs qui comptaient les combiner avec d’autres pièces que celles d’Intel.

LG a tenté d’invoquer la clause du contrat de licence qui invalidait toute licence en aval dans les circonstances, mais la Cour a statué que le droit de Quanta d’employer les brevets reposait sur l’épuisement et non sur une licence tacite. Puisqu’elle a conclu que le contrat autorisait Intel à vendre des produits qui employaient les brevets de LG, la Cour a décidé que la doctrine de l’épuisement des droits de brevet empêchait LG de faire valoir ses droits de brevets contre Quanta et d’autres acheteurs en aval des produits d’Intel.

Remarques de McCarthy Tétrault

À la lumière de cette décision, les contrats de licence actuels devraient être examinés attentivement en gardant à l’esprit la notion étendue de l’épuisement. Si un contrat de licence exclut le droit de vendre, ou prévoit des droits limités de vendre, le concédant peut avoir droit à des redevances ou à des dommages-intérêts d’acheteurs non autorisés puisque la doctrine de l’épuisement ne s’applique qu’aux ventes autorisées. Si le contrat prévoit des droits de vendre étendus, le concédant pourrait envisager d’augmenter les redevances payables par le titulaire de licence pour tenir compte des redevances irrécouvrables de clients en aval.

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